歷經(jīng)近10年的激烈爭(zhēng)論和反復(fù)探討，中國(guó)《商標(biāo)法》的第三次修改總算達(dá)成正果。其中關(guān)于制止惡意注冊(cè)商標(biāo)的修改是否能真正改變事實(shí)上馳名的商標(biāo)卻無(wú)法在中國(guó)得到有效保護(hù)的問(wèn)題，仍令人懷疑。

張偉君

2013年8月30日第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第四次會(huì)議三審?fù)ㄟ^(guò)了《關(guān)于修改〈中華人民共和國(guó)商標(biāo)法〉的決定》，自2014年5月1日起施行。歷經(jīng)近10年的激烈爭(zhēng)論和反復(fù)探討，中國(guó)《商標(biāo)法》的第三次修改總算達(dá)成正果。

《商標(biāo)法》修改的特點(diǎn)

從總體上看，這次《商標(biāo)法》修改具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：

第一，公開透明，充分吸收全社會(huì)意見。2011年和2012年國(guó)務(wù)院和全國(guó)人大分別向全社會(huì)公布“修訂草案征求意見稿”和“修正案(草案)”，這在中國(guó)立法中并不多見。最為明顯的是，針對(duì)馳名商標(biāo)在中國(guó)特殊的社會(huì)環(huán)境中異化為一種“榮譽(yù)稱號(hào)”和廣告手段的不正?，F(xiàn)象，最后通過(guò)的修正案禁止在商品和廣告中使用“馳名商標(biāo)”字樣，這顯然是在最后一刻吸收了社會(huì)各界的意見，特別是與中國(guó)商標(biāo)法專家的強(qiáng)力呼吁有很大關(guān)系。

第二，主動(dòng)修改，立足中國(guó)國(guó)內(nèi)實(shí)際需要?！渡虡?biāo)法》1993年第一次修正和2001年第二次修正時(shí)，面臨著加入WTO和美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的壓力，很大程度上是為了符合《巴黎公約》和TRIPs( Agreement On Trade-related Aspects of Intellectual Property Right,《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》)等國(guó)際公約的要求。但是《商標(biāo)法》第三次修改則是“在與我國(guó)參加的國(guó)際條約保持一致的前提下，重在立足國(guó)內(nèi)實(shí)際需要進(jìn)行修改”。

第三，求真務(wù)實(shí)，旨在解決實(shí)踐中存在的問(wèn)題。這次修法“加強(qiáng)了針對(duì)性，圍繞實(shí)踐中存在的主要問(wèn)題完善有關(guān)制度，包括：方便申請(qǐng)人獲得商標(biāo)注冊(cè);規(guī)范商標(biāo)申請(qǐng)、使用，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序;加強(qiáng)商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)，切實(shí)保障權(quán)利人的合法權(quán)益”。

修改的主要內(nèi)容

1.簡(jiǎn)化商標(biāo)注冊(cè)異議程序

根據(jù)現(xiàn)行《商標(biāo)法》的規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)初審公告后3個(gè)月內(nèi)，任何人均可以任何理由提出異議;商標(biāo)注冊(cè)異議首先由商標(biāo)局審查作出裁定，對(duì)商標(biāo)局的裁定不服可以申請(qǐng)商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)復(fù)審，對(duì)復(fù)審決定不服可以提起訴訟，訴訟還可以經(jīng)過(guò)一審和二審。由于行政二審、司法二審的四級(jí)審理終審制的程序過(guò)于復(fù)雜，加上可以提出商標(biāo)異議的主體和理由過(guò)于寬泛、導(dǎo)致商標(biāo)異議案件審理周期過(guò)長(zhǎng)，這就影響了商標(biāo)申請(qǐng)人及時(shí)獲得商標(biāo)注冊(cè)。有的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用這個(gè)制度缺陷，為拖延申請(qǐng)人注冊(cè)商標(biāo)的時(shí)間或者為盡可能長(zhǎng)時(shí)間使用與他人相同或近似的商標(biāo)并避免承擔(dān)可能產(chǎn)生的侵權(quán)責(zé)任而提出異議、延長(zhǎng)核準(zhǔn)時(shí)間，待對(duì)方商標(biāo)核準(zhǔn)后再停止使用;甚至有一些人惡意提起商標(biāo)異議程序，并以撤銷異議程序?yàn)闂l件向被異議人索取高額的費(fèi)用，這導(dǎo)致異議案件逐年大幅上升。

因此，簡(jiǎn)化商標(biāo)確權(quán)程序、完善商標(biāo)異議制度一直是這次《商標(biāo)法》修改的一個(gè)重要目標(biāo)。

《商標(biāo)法》第三次修正案從兩個(gè)方面完善了商標(biāo)異議制度：

一是限定提出異議的主體和理由。首先，明確了對(duì)商標(biāo)注冊(cè)可以提出異議的理由，并將這些理由分為兩類：一類是違反新《商標(biāo)法》第10、11、12條規(guī)定的“絕對(duì)理由”;一類是違反第13條第2、3款，第15條，第16條第1款，第30條，第31條規(guī)定的“相對(duì)理由”。其次，雖然任何人仍然可以以“絕對(duì)理由”提起商標(biāo)注冊(cè)異議，但能夠根據(jù)“相對(duì)理由”提起異議的僅限于該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)侵犯了其已有權(quán)利的在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人。這樣，既可以減少商標(biāo)異議的數(shù)量，又不妨礙對(duì)商標(biāo)不當(dāng)注冊(cè)的監(jiān)督。

二是簡(jiǎn)化程序。為了改變商標(biāo)異議程序冗長(zhǎng)而使得商標(biāo)權(quán)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難以確定的問(wèn)題，《商標(biāo)法》第三次修正案規(guī)定：商標(biāo)局認(rèn)為異議不成立的，就可以直接做出準(zhǔn)予注冊(cè)的決定，發(fā)給被異議人商標(biāo)注冊(cè)證并予以公告，異議人不得再向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提起復(fù)審程序，而只能向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。這樣修改的目的是：在商標(biāo)局駁回商標(biāo)異議、準(zhǔn)予商標(biāo)注冊(cè)的情形下，省略對(duì)商標(biāo)局異議裁定的復(fù)審、訴訟程序，可以使商標(biāo)權(quán)盡快確立，同時(shí)又通過(guò)商標(biāo)無(wú)效宣告程序保障異議人獲得進(jìn)一步救濟(jì)的權(quán)利。

2.制止惡意注冊(cè)商標(biāo)

在2001年中國(guó)《商標(biāo)法》第二次修正時(shí)，已經(jīng)為制止商標(biāo)的惡意注冊(cè)而做出過(guò)諸多努力，比如，《商標(biāo)法》第二次修正案規(guī)定了馳名商標(biāo)保護(hù)制度，禁止注冊(cè)和使用他人的馳名商標(biāo)(現(xiàn)行《商標(biāo)法》第13條);根據(jù)《巴黎公約》第六條之七的要求，禁止商標(biāo)所有人的代理人或者代表人未經(jīng)商標(biāo)所有人授權(quán)，以自己的名義注冊(cè)該商標(biāo)并禁止使用(現(xiàn)行《商標(biāo)法》第15條);另外還規(guī)定：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)(現(xiàn)行《商標(biāo)法》第31條)。但是，“目前違反誠(chéng)實(shí)信用原則、惡意注冊(cè)商標(biāo)”的現(xiàn)象仍然不少，《商標(biāo)法》第三次修改一直把解決這個(gè)問(wèn)題作為重點(diǎn)之一。

中國(guó)在馳名商標(biāo)保護(hù)的實(shí)踐中，存在著把馳名商標(biāo)當(dāng)做商品榮譽(yù)稱號(hào)，從而人為地拔高馳名商標(biāo)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、增加馳名商標(biāo)保護(hù)難度的問(wèn)題。這就難以有效地禁止那些搶注他人馳名商標(biāo)的不誠(chéng)信行為。為了使馳名商標(biāo)制度實(shí)現(xiàn)“禁止他人注冊(cè)、使用與該馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)”的基本功能，《商標(biāo)法》第三次修正案對(duì)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了修改和完善：

首先，明確了馳名商標(biāo)只是“為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)”。這應(yīng)該成為馳名商標(biāo)保護(hù)的唯一要件，而并不需要考慮其他因素。

其次，明確了只“應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請(qǐng)求，作為處理涉及商標(biāo)案件需要認(rèn)定的事實(shí)進(jìn)行認(rèn)定”來(lái)認(rèn)定馳名商標(biāo)，馳名商標(biāo)認(rèn)定是“對(duì)案件事實(shí)的確認(rèn)，應(yīng)僅對(duì)爭(zhēng)議的案件有效”，而并不是授予一個(gè)商品或服務(wù)的榮譽(yù)稱號(hào)，因此，不應(yīng)該人為拔高認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)。

再者，禁止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)者將“馳名商標(biāo)”字樣用于商品、商品包裝或者容器上，或者用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中。這個(gè)規(guī)定試圖清除一些企業(yè)謀取馳名商標(biāo)認(rèn)定背后的不正當(dāng)目的和根源，使馳名商標(biāo)保護(hù)回歸其本來(lái)面目，從而使馳名商標(biāo)能夠根據(jù)實(shí)際保護(hù)的需要去認(rèn)定，逐步消除馳名商標(biāo)認(rèn)定中存在的一些人為障礙。

3.加大損害賠償力度

依據(jù)TRIPs協(xié)議第45條的規(guī)定，中國(guó)現(xiàn)行《商標(biāo)法》對(duì)于侵犯商標(biāo)專用權(quán)的損害賠償額的計(jì)算采用所謂的“填平原則”。但是，由于企業(yè)財(cái)務(wù)賬簿不完整、取證困難等原因，原告方往往無(wú)法有力證明自己因侵權(quán)遭受的損害，更無(wú)法證明被告因侵權(quán)所獲利益。因此，在多數(shù)案件中，當(dāng)事人沒(méi)有對(duì)侵權(quán)損失或者侵權(quán)獲利情況舉證，當(dāng)事人直接提出按照法定賠償方法確定侵權(quán)人的賠償數(shù)額的請(qǐng)求。這樣，在大多數(shù)商標(biāo)侵權(quán)案件中，中國(guó)法院是在50萬(wàn)元以下法定額度內(nèi)確定一個(gè)賠償額。需要指出的是，與懲罰性賠償不僅是對(duì)原告人的補(bǔ)償，而且也是對(duì)故意加害人的懲罰不同，中國(guó)《商標(biāo)法》規(guī)定的法定賠償并不具有懲罰性質(zhì)，其實(shí)質(zhì)是法院在無(wú)法查明實(shí)際損害賠償額的情況下，法官根據(jù)案件事實(shí)而酌定的一個(gè)賠償額，其數(shù)額的確定仍然是以“填平原則”為依據(jù)。但“由于法定賠償方法通常沒(méi)有充分的證據(jù)甚至沒(méi)有證據(jù)支持，因而造成法院判決的損害賠償數(shù)額偏低，甚至不足以彌補(bǔ)訴訟開支”。

為了解決這個(gè)問(wèn)題，《商標(biāo)法》第三次修改試圖從兩個(gè)方面來(lái)完善侵權(quán)損害賠償制度：

第一，提高法定賠償額的最高限額。

《商標(biāo)法》修改在前期擬定的草案中一直把法定賠償?shù)淖罡呦揞~規(guī)定為100萬(wàn)元;直到2013年6月提交給十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第三次會(huì)議的《商標(biāo)法(修正案草案)》第二次審議稿，才“將侵權(quán)案件的法定賠償額由100萬(wàn)元以下修改為2萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下”。而在2013年8月最后提交給十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第四次會(huì)議的第三次審議稿再一次將法定賠償額的上限由200萬(wàn)元提高到300萬(wàn)元，以進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)侵權(quán)行為的打擊力度。

第二，對(duì)惡意侵權(quán)實(shí)施懲罰性賠償(punitive damage)。

在2011年9月國(guó)務(wù)院法制辦公布的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法(修訂草案征求意見稿)》第67條中，并沒(méi)有關(guān)于懲罰性賠償?shù)囊?guī)定。但是，一年后，全國(guó)人大常委會(huì)法制工作委員會(huì)在2012年12月28日公布的《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法修正案(草案)》第三十七規(guī)定：將第五十六條改為第六十二條，第一款修改為：“侵犯商標(biāo)專用權(quán)的賠償數(shù)額，按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失或者侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定，也可以參照該注冊(cè)商標(biāo)使用許可費(fèi)確定;對(duì)惡意侵犯商標(biāo)專用權(quán)、情節(jié)嚴(yán)重的，可以在按照上述方法確定數(shù)額的一倍以上三倍以下確定賠償數(shù)額。賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)包括權(quán)利人為制止侵權(quán)行為所支付的合理開支?！睂?duì)此，關(guān)于該草案的“說(shuō)明”中給出的解釋是：“針對(duì)實(shí)踐中權(quán)利人維權(quán)成本高、往往得不償失的現(xiàn)象，草案引入了懲罰性賠償制度。”這個(gè)規(guī)定最后予以通過(guò)。

實(shí)施中需要注意的問(wèn)題

針對(duì)新《商標(biāo)法》的上述幾處修改，筆者談幾點(diǎn)實(shí)施中需要注意的問(wèn)題。

首先，新的商標(biāo)注冊(cè)異議程序存在一些隱憂：

第一，因?yàn)楸Ａ袅恕叭魏稳恕笨梢砸罁?jù)“絕對(duì)理由”提出異議的規(guī)定，一些人極有可能仍然會(huì)依據(jù)上述“絕對(duì)理由”來(lái)提起惡意異議而牟利，這樣就難以徹底杜絕惡意異議。

第二，由于商標(biāo)局駁回商標(biāo)異議的決定可以不經(jīng)行政復(fù)審以及司法審查程序而立即生效，商標(biāo)局的權(quán)力明顯膨脹，這個(gè)權(quán)力存在被濫用的危險(xiǎn)，需要警惕。

第三，可能會(huì)助長(zhǎng)惡意的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)和惡意商標(biāo)侵權(quán)訴訟。盡管異議人不服商標(biāo)局的駁回決定，仍然可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效，但是，由于“宣告注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效的決定或者裁定，對(duì)宣告無(wú)效前人民法院做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的判決、裁定、調(diào)解書和工商行政管理部門做出并已執(zhí)行的商標(biāo)侵權(quán)案件的處理決定以及已經(jīng)履行的商標(biāo)轉(zhuǎn)讓或者使用許可合同不具有追溯力”，這樣，在商標(biāo)無(wú)效程序期間，即便該注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際上是違法商標(biāo)法規(guī)定的，商標(biāo)權(quán)人仍然可以通過(guò)主張商標(biāo)專用權(quán)來(lái)獲取不正當(dāng)?shù)睦?。雖然“因商標(biāo)注冊(cè)人的惡意給他人造成的損失，應(yīng)當(dāng)給予賠償”，但是，法律對(duì)商標(biāo)注冊(cè)人的“惡意”行為是指什么并無(wú)界定，而且要證明主觀“惡意”的舉證責(zé)任也會(huì)非常艱巨，這個(gè)規(guī)定可能會(huì)流于形式。因?yàn)椤渡虡?biāo)法實(shí)施細(xì)則》(1993年)第25條第5款和《商標(biāo)法實(shí)施條例》(2002年)第36條也有這個(gè)規(guī)定，但實(shí)踐中幾乎沒(méi)有發(fā)生過(guò)因商標(biāo)注冊(cè)人惡意而給予賠償?shù)陌咐?/p>

其次，關(guān)于制止惡意注冊(cè)商標(biāo)的修改是否能真正改變事實(shí)上馳名的商標(biāo)卻無(wú)法在中國(guó)得到有效保護(hù)的問(wèn)題，仍令人懷疑。

雖然《商標(biāo)法》第三次修正案明確了馳名商標(biāo)只是“為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)”，而且TRIPs協(xié)議第16條第2款也規(guī)定：在決定一個(gè)商標(biāo)是否馳名時(shí)，只是考慮“相關(guān)公眾的知曉程度”。但是，新《商標(biāo)法》第14條仍然保留了現(xiàn)行《商標(biāo)法》第14條規(guī)定的認(rèn)定馳名商標(biāo)所應(yīng)當(dāng)考慮的諸多因素，即，除了要考慮“(一)相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度”外，還要考慮“(二)該商標(biāo)使用的持續(xù)時(shí)間;(三)該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時(shí)間、程度和地理范圍;(四)該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的記錄”等等因素，因此，“認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)還是太高，設(shè)定的限制還是太多”，恐怕仍難以有效杜絕搶注事實(shí)上為相關(guān)公眾所熟知的商標(biāo)的行為。

再次，《商標(biāo)法》關(guān)于提高法定賠償額最高限額的修改，雖然給予法官在確定法定賠償額上更大的自由裁量權(quán)，但是，如前所述，法官在確定法定賠償數(shù)額的時(shí)候，仍然需要根據(jù)案件事實(shí)、以“彌補(bǔ)損失”原則為限來(lái)計(jì)算，而不是任意性的，更不是懲罰性的。事實(shí)上，即使法律規(guī)定的法定賠償最高限額為50萬(wàn)元，但是在司法實(shí)踐中，雖然難以證明侵權(quán)受損或侵權(quán)獲利的具體數(shù)額，但有證據(jù)證明前述數(shù)額明顯超過(guò)法定賠償最高限額的，法院也可以不適用法定賠償額的計(jì)算方法，而是綜合全案的證據(jù)情況，在50萬(wàn)元以上合理確定賠償額。因此，這個(gè)法定賠償額最高限額的增加是否真的會(huì)帶來(lái)侵權(quán)損害賠償額的提升，仍有待觀察。

最后，對(duì)惡意侵權(quán)實(shí)施懲罰性賠償?shù)男薷?，第一，這個(gè)解釋過(guò)于簡(jiǎn)單，而且也并不符合邏輯。如果僅僅是為了彌補(bǔ)商標(biāo)權(quán)人的維權(quán)成本，彌補(bǔ)商標(biāo)權(quán)人的損失，只要按照現(xiàn)行法律規(guī)定全面、充分地賠償商標(biāo)權(quán)人因侵權(quán)遭受的損失和所支付的費(fèi)用就足矣，為何要引入“懲罰性賠償”呢?

第二，目前中國(guó)的司法實(shí)踐中，商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的損害賠償額偏低、難以彌補(bǔ)權(quán)利人損失，其原因并不是在于損害賠償?shù)姆梢?guī)則有什么缺陷，而是由于難以確定“實(shí)際損失和侵權(quán)獲利”的數(shù)額。而懲罰性賠償?shù)臄?shù)額恰恰又是根據(jù)已經(jīng)確定的“實(shí)際損失、侵權(quán)獲利或者許可費(fèi)的倍數(shù)”來(lái)計(jì)算的，因此，在中國(guó)大多數(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件的損害賠償是按法定賠償額來(lái)確定的現(xiàn)實(shí)下，即使法律規(guī)定了懲罰性賠償，其可操作性和實(shí)際效果非常值得懷疑。

第三，實(shí)施懲罰性賠償需要符合的前提要件是：“惡意”侵犯商標(biāo)專用權(quán)和“情節(jié)嚴(yán)重”。目前并不清楚“情節(jié)嚴(yán)重”的具體含義，也不清楚“惡意”是否指侵權(quán)人明知他人享有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)而仍然實(shí)施侵權(quán)行為，“惡意侵權(quán)”本身是否也屬于“情節(jié)嚴(yán)重”的一個(gè)表現(xiàn)。這些都有待將來(lái)的實(shí)施條例和司法實(shí)踐來(lái)明確。

最后，參照中國(guó)《專利法》(2008年修正)第65條的規(guī)定，《商標(biāo)法》第三次修正案也規(guī)定：損害賠償額可以參照商標(biāo)許可使用費(fèi)的“倍數(shù)”合理確定。值得注意的是，《2004年4月29日歐洲議會(huì)及歐盟理事會(huì)關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)執(zhí)法的第2004/48號(hào)指令》第13.1(b)條也有類似規(guī)定：“可以在適當(dāng)?shù)那樾蜗?，根?jù)侵權(quán)人請(qǐng)求授權(quán)使用爭(zhēng)議的知識(shí)產(chǎn)權(quán)所應(yīng)支付使用費(fèi)或許可費(fèi)，計(jì)算不少于此的損害賠償額?！憋@然，這里并沒(méi)有“倍數(shù)”的規(guī)定。另外，德國(guó)政府也認(rèn)為：按照許可費(fèi)“倍數(shù)”的金額來(lái)支付損害賠償會(huì)造成某種形式的懲罰性賠償，而這與德國(guó)民法原則是不相符的。

如果說(shuō)中國(guó)《專利法》在沒(méi)有規(guī)定懲罰性賠償?shù)那疤嵯?，參照專利許可使用費(fèi)的“倍數(shù)”合理確定損害賠償額尚有可取之處，那么，新《商標(biāo)法》在按照商標(biāo)許可使用費(fèi)的“倍數(shù)”確定損害賠償額的基礎(chǔ)上，再處以1-3倍的懲罰性賠償，則與民事?lián)p害賠償?shù)幕驹瓌t明顯相悖。再加上中國(guó)行政機(jī)關(guān)對(duì)于商標(biāo)侵權(quán)行為又可以處以罰款的行政處罰，如果中國(guó)《商標(biāo)法》的這些懲罰性措施真的都予以有效實(shí)施的話，則會(huì)讓侵權(quán)人承擔(dān)過(guò)于嚴(yán)苛的法律責(zé)任。